馬德里商標國際註冊:台灣企業能用嗎?優缺點一次看

重點摘要
- 馬德里國際註冊是以一個成員國的基礎申請或註冊案,透過 WIPO 國際局一次指定多個成員國申請商標保護。
- 台灣不是馬德里體系成員,智慧財產局不受理馬德里申請;台灣企業須在成員國有真實有效的營業所、住所或國籍,才能以該國為基礎提出。
- 各指定國仍依本國法律審查,遇到核駁或異議時,仍須委任當地代理人處理。
- 國際註冊日起 5 年內基礎案被撤銷或失效,各指定國保護會跟著失效(中心打擊),但可在 3 個月內轉換為各國申請。
- 外國企業以馬德里申請也無法指定台灣,在台灣要受保護仍須直接向智慧財產局申請。
馬德里國際註冊是透過世界智慧財產權組織(WIPO),以一份申請同時指定多個國家的商標申請制度。但台灣不是馬德里體系的成員,智慧財產局無法受理馬德里申請,台灣企業只有在成員國設有營業所、住所或具有該國國籍時,才能以該國的申請案為基礎使用。即使符合條件,也要考慮「中心打擊原則」的風險,因此多數台灣企業實務上仍採逐國申請。
馬德里國際註冊是什麼?
要在多個國家取得商標保護,傳統做法是逐一向各國提出申請。馬德里體系依《商標國際註冊馬德里協定有關議定書》運作,提供另一條路:
- 申請人先在所屬的成員國(原屬局)提出商標申請,或取得註冊,作為「基礎案」。
- 透過原屬局向 WIPO 國際局提出國際申請,在申請書中指定想取得保護的成員國。
- 國際局進行形式審查,登錄於國際註冊簿並公告。
- 國際局通知各指定國,由各指定國依本國法律進行審查。
- 指定國在期限內沒有核駁,或核駁後經答辯克服,商標即在該國受到保護。
國際註冊有效期間為 10 年,延展可以透過國際局集中辦理。
台灣企業能用嗎?
這是台灣企業最需要先知道的一點:台灣不是馬德里體系的成員。使用馬德里制度的資格,是申請人須在某個成員國具有:
- 真實有效的工商營業所,或
- 住所,或
- 該國國籍。
因此,只在台灣設立的公司,無法直接使用馬德里制度。若企業在成員國(例如日本、美國、中國大陸或歐盟成員國)有真實營運的子公司或分公司,則可以由該子公司以當地的申請案為基礎提出。但要注意,此時商標權人是該子公司,而不是台灣母公司。
同樣地,外國企業以馬德里制度申請,也無法指定台灣;要在台灣受保護,必須直接向智慧財產局申請。
馬德里制度的優缺點
| 優點 | 缺點 |
|---|---|
| 一份申請、一種語言即可指定多國 | 須在成員國有基礎案,台灣企業多數不符合 |
| 規費以瑞士法郎統一計算,初期費用相對較低 | 各指定國仍會實體審查,遇核駁或異議仍須委任當地代理人 |
| 延展、權利人名稱變更、移轉可透過國際局集中辦理 | 中心打擊:基礎案出問題會連帶影響所有指定國 |
| 日後可追加指定新的成員國 | 指定商品範圍受基礎案限制,不能超出基礎案 |
中心打擊原則:一個倒,全部倒
國際註冊日起 5 年內,國際註冊的效力取決於基礎案。若基礎案在這段期間被核駁、撤銷、廢止或放棄(全部或部分),以它為基礎的國際註冊在相同範圍內會被註銷,各指定國的保護也一併失效,就像骨牌效應。
舉例來說,若基礎案在原屬國被他人以近似為由異議成立,即使在其他指定國完全沒有衝突,那些國家的保護也會一起消失。
補救方式是「轉換」:在國際註冊被註銷之日起 3 個月內,向各指定國主管機關申請轉換為該國的國家申請案,並保留原國際註冊日。但轉換須另外委任當地代理人、繳納各國規費,多數國家也會重新審查,原本節省的成本可能就此抵銷。滿 5 年之後,國際註冊才與基礎案脫鉤,各指定國的保護獨立存在。
台灣企業的替代方案
| 方案 | 做法 | 適合情況 |
|---|---|---|
| 逐國申請 | 依市場優先順序,透過當地代理人向各國申請 | 多數台灣企業;權利穩定,可依各國制度調整指定商品 |
| 區域性註冊 | 例如向歐盟智慧財產局申請,一件涵蓋所有歐盟成員國 | 以歐盟市場為主 |
| 由海外子公司申請馬德里 | 以子公司所在國的申請案為基礎 | 集團在成員國有真實營運的子公司,且願意由子公司持有商標 |
逐國申請時,善用 6 個月的優先權,可以先在台灣申請,再於期限內向主要市場申請,兼顧申請日與預算規劃,詳見台灣註冊的商標在國外有保護嗎?。
常見誤解
- 「國際商標」就是一張全球通用的註冊:世界上沒有全球通用的商標註冊。馬德里只是簡化申請手續,最後仍是在各指定國分別取得保護。
- 「透過馬德里就不用管各國審查」:各指定國仍會實體審查,收到核駁時必須在當地期限內答辯,否則該國的保護不會成立。
- 「找海外人頭公司當申請人就能用」:資格要求的是真實有效的營業所,且商標權會屬於該申請人,日後的管理與移轉都可能產生問題。
- 「馬德里一定比較便宜」:初期規費可能較低,但中心打擊、轉換與各國答辯的成本,都可能讓總成本超過逐國申請。
評估是否使用馬德里的檢查清單
- 是否在某個成員國有真實有效的營業所、住所或國籍?
- 由海外子公司持有商標,是否符合集團的品牌管理安排?
- 基礎案在原屬國被異議或核駁的風險高不高?
- 想指定的國家是否都是馬德里成員?
- 指定國若核駁,是否有預算委任當地代理人答辯?
對多數台灣企業來說,因為不具成員國的連結,馬德里制度本來就難以使用;即使符合條件,初期省下的費用,也可能因基礎案風險與各國爭議的處理成本而抵銷。實務上,我們通常建議依市場的優先順序直接向各國申請。各國的審查時間與制度,可參考國際商標註冊總覽。
常見問題
台灣企業可以申請馬德里國際註冊嗎?
什麼是中心打擊原則?
馬德里國際註冊可以指定台灣嗎?
馬德里申請後,各國還會審查嗎?
台灣公司的海外子公司可以用馬德里嗎?
不能用馬德里,要怎麼一次布局多國?
法規依據與參考資料
- WIPO:Madrid System(馬德里體系)
- 商標國際註冊馬德里協定有關議定書(Madrid Protocol)
本文由超群智財權事務所整理,內容為一般性說明,並依文章更新當時的法規撰寫;法規與官方審查實務可能調整,個案請與商標代理人確認。