馬德里商標國際註冊:台灣企業能用嗎?優缺點一次看

國際商標與各國制度|超群智財權商標知識

重點摘要

  • 馬德里國際註冊是以一個成員國的基礎申請或註冊案,透過 WIPO 國際局一次指定多個成員國申請商標保護。
  • 台灣不是馬德里體系成員,智慧財產局不受理馬德里申請;台灣企業須在成員國有真實有效的營業所、住所或國籍,才能以該國為基礎提出。
  • 各指定國仍依本國法律審查,遇到核駁或異議時,仍須委任當地代理人處理。
  • 國際註冊日起 5 年內基礎案被撤銷或失效,各指定國保護會跟著失效(中心打擊),但可在 3 個月內轉換為各國申請。
  • 外國企業以馬德里申請也無法指定台灣,在台灣要受保護仍須直接向智慧財產局申請。

馬德里國際註冊是透過世界智慧財產權組織(WIPO),以一份申請同時指定多個國家的商標申請制度。但台灣不是馬德里體系的成員,智慧財產局無法受理馬德里申請,台灣企業只有在成員國設有營業所、住所或具有該國國籍時,才能以該國的申請案為基礎使用。即使符合條件,也要考慮「中心打擊原則」的風險,因此多數台灣企業實務上仍採逐國申請。

馬德里國際註冊是什麼?

要在多個國家取得商標保護,傳統做法是逐一向各國提出申請。馬德里體系依《商標國際註冊馬德里協定有關議定書》運作,提供另一條路:

  1. 申請人先在所屬的成員國(原屬局)提出商標申請,或取得註冊,作為「基礎案」。
  2. 透過原屬局向 WIPO 國際局提出國際申請,在申請書中指定想取得保護的成員國。
  3. 國際局進行形式審查,登錄於國際註冊簿並公告。
  4. 國際局通知各指定國,由各指定國依本國法律進行審查。
  5. 指定國在期限內沒有核駁,或核駁後經答辯克服,商標即在該國受到保護。

國際註冊有效期間為 10 年,延展可以透過國際局集中辦理。

台灣企業能用嗎?

這是台灣企業最需要先知道的一點:台灣不是馬德里體系的成員。使用馬德里制度的資格,是申請人須在某個成員國具有:

  • 真實有效的工商營業所,或
  • 住所,或
  • 該國國籍。

因此,只在台灣設立的公司,無法直接使用馬德里制度。若企業在成員國(例如日本、美國、中國大陸或歐盟成員國)有真實營運的子公司或分公司,則可以由該子公司以當地的申請案為基礎提出。但要注意,此時商標權人是該子公司,而不是台灣母公司。

同樣地,外國企業以馬德里制度申請,也無法指定台灣;要在台灣受保護,必須直接向智慧財產局申請。

馬德里制度的優缺點

優點缺點
一份申請、一種語言即可指定多國須在成員國有基礎案,台灣企業多數不符合
規費以瑞士法郎統一計算,初期費用相對較低各指定國仍會實體審查,遇核駁或異議仍須委任當地代理人
延展、權利人名稱變更、移轉可透過國際局集中辦理中心打擊:基礎案出問題會連帶影響所有指定國
日後可追加指定新的成員國指定商品範圍受基礎案限制,不能超出基礎案

中心打擊原則:一個倒,全部倒

國際註冊日起 5 年內,國際註冊的效力取決於基礎案。若基礎案在這段期間被核駁、撤銷、廢止或放棄(全部或部分),以它為基礎的國際註冊在相同範圍內會被註銷,各指定國的保護也一併失效,就像骨牌效應。

舉例來說,若基礎案在原屬國被他人以近似為由異議成立,即使在其他指定國完全沒有衝突,那些國家的保護也會一起消失。

補救方式是「轉換」:在國際註冊被註銷之日起 3 個月內,向各指定國主管機關申請轉換為該國的國家申請案,並保留原國際註冊日。但轉換須另外委任當地代理人、繳納各國規費,多數國家也會重新審查,原本節省的成本可能就此抵銷。滿 5 年之後,國際註冊才與基礎案脫鉤,各指定國的保護獨立存在。

台灣企業的替代方案

方案做法適合情況
逐國申請依市場優先順序,透過當地代理人向各國申請多數台灣企業;權利穩定,可依各國制度調整指定商品
區域性註冊例如向歐盟智慧財產局申請,一件涵蓋所有歐盟成員國以歐盟市場為主
由海外子公司申請馬德里以子公司所在國的申請案為基礎集團在成員國有真實營運的子公司,且願意由子公司持有商標

逐國申請時,善用 6 個月的優先權,可以先在台灣申請,再於期限內向主要市場申請,兼顧申請日與預算規劃,詳見台灣註冊的商標在國外有保護嗎?。

常見誤解

  • 「國際商標」就是一張全球通用的註冊:世界上沒有全球通用的商標註冊。馬德里只是簡化申請手續,最後仍是在各指定國分別取得保護。
  • 「透過馬德里就不用管各國審查」:各指定國仍會實體審查,收到核駁時必須在當地期限內答辯,否則該國的保護不會成立。
  • 「找海外人頭公司當申請人就能用」:資格要求的是真實有效的營業所,且商標權會屬於該申請人,日後的管理與移轉都可能產生問題。
  • 「馬德里一定比較便宜」:初期規費可能較低,但中心打擊、轉換與各國答辯的成本,都可能讓總成本超過逐國申請。

評估是否使用馬德里的檢查清單

  1. 是否在某個成員國有真實有效的營業所、住所或國籍?
  2. 由海外子公司持有商標,是否符合集團的品牌管理安排?
  3. 基礎案在原屬國被異議或核駁的風險高不高?
  4. 想指定的國家是否都是馬德里成員?
  5. 指定國若核駁,是否有預算委任當地代理人答辯?

對多數台灣企業來說,因為不具成員國的連結,馬德里制度本來就難以使用;即使符合條件,初期省下的費用,也可能因基礎案風險與各國爭議的處理成本而抵銷。實務上,我們通常建議依市場的優先順序直接向各國申請。各國的審查時間與制度,可參考國際商標註冊總覽。

常見問題

台灣企業可以申請馬德里國際註冊嗎?
台灣不是馬德里體系成員,智慧財產局無法受理。台灣企業須在某成員國有真實有效的營業所、住所或具有該國國籍,才能以該國申請案為基礎提出馬德里申請。
什麼是中心打擊原則?
國際註冊日起 5 年內,若基礎案被核駁、撤銷或失效,國際註冊在相同範圍內會被註銷,各指定國的保護也一併失效。申請人可在 3 個月內轉換為各國的國家申請案,但須另繳規費並可能重新審查。
馬德里國際註冊可以指定台灣嗎?
不行。台灣不是馬德里體系成員,要在台灣取得商標保護,必須直接向經濟部智慧財產局申請。
馬德里申請後,各國還會審查嗎?
會。國際局只做形式審查,各指定國仍依本國法律進行實體審查,遇到核駁或異議時須委任當地代理人處理。
台灣公司的海外子公司可以用馬德里嗎?
若子公司在成員國有真實營運,可以由子公司以當地申請案為基礎提出,但商標權人會是該子公司,而不是台灣母公司。
不能用馬德里,要怎麼一次布局多國?
多數台灣企業採逐國申請,並善用 6 個月優先權;以歐盟為主要市場時,可向歐盟智慧財產局申請一件涵蓋所有成員國的歐盟商標。

法規依據與參考資料

本文由超群智財權事務所整理,內容為一般性說明,並依文章更新當時的法規撰寫;法規與官方審查實務可能調整,個案請與商標代理人確認。

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